11月12日-13日，由中國汽車工程學會、中國汽車技術研究中心有限公司、寶雞市人民政府聯合主辦的“中國汽車知識產權年會”隆重召開。本年度中國汽車 知識產權年會以“知識產權鑄就創新發展之基”為主題，更多元化的國際視角全新定位，圍繞知識產權管理提升與增效，汽車知 識產權發展的政策導向、國際形勢，以及如何進行訴訟風險應對展開交流。峰會期間，上海弼興律師事務所主任合伙人 薛琦發表了題為“專利創造性答辯思路剖析”的主旨演講。

上海弼興律師事務所主任合伙人 薛琦

以下為演講實錄：

大家好，問大家一個問題，一項發明創造，它的價值有多大取決于什么？當然有很多原因，本身的技術怎么樣，它本身的經濟上面怎么樣，還有一點在法律上怎么樣，所謂在法律上怎么樣是指它能不能獲得專利權，獲得專利權的保護范圍有多大，它的法律的穩定性多大，這個取決保護力度、保護強度多大，以及專利的運營的潛力多大，所以這個取得一項專利權是非常重要的。取得一項專利權，獲得專利權，怎么獲得高質量的專利權呢？我舉以下三個方面，第一個本身技術如何，第二個審查員怎么審查，第三專利代理師怎么答。在這里面，一項發明創造或者專利權有很多的條款對它進行約束，當然這里面最重要的一個問題，就是創造性的問題，創造性是里面的難點、重點。

審查人員審查這個案子的時候，涉及很多條款，最關注的就是創造性問題。對創造性怎么答復，既針對審查人員的論點辯駁，又能建立自己的一套體系闡述，顯得尤為重要。所以今天給大家分享這個主題，專利創造性答辯思路如何剖析。分了三個部分，第一個部分花幾分鐘，第二個部分最重要，最后一個部分花一兩分鐘講一下。這個時間很短，130萬字的書，我用20、30分鐘講完非常困難，我基本只能點到為止。

專利法是非常有趣的法，一項發明創造，通過專利法，給它各個方面戒嚴，從而給它權利，新穎性是界定一樣還是不一樣，一樣的東西不給保護，不一樣才給保護，你不能把別人口袋的東西拿到自己口袋。你不和別人不一樣，是不是就能保護，不是的，你跟別人不一樣，你想到了，別人想到了，保護你不值得，也不一定，新穎性解決能不能保護，創造性解決值得不值得保護，只有達到一定的發明創造的高度才給你保護，你想到了，別人想不到才給你保護。

創造性的法律溯源在那里，就是關于創新的高度問題，創新的價值越大，越給你保護，越給你保護，范圍越大，那么對于創造性和新穎性，創造性是組合對比，你不僅僅和每個不一樣，別人的合在一起，不容易想到你的發明創造，是組合對比，是跟現有技術對比，現有技術就是公開的在你的申請之前的技術，可以是專利文件也可以是非專利文件，優先權就不解釋了。什么叫為公眾所知，你說我不知道沒有關系，如果你想知道就可以知道，如果一個技術是社會想知道就可以得到就叫大眾使用所知，有很多可以方式可以公開。

大家看一下這是對創造性的表述，怎么來看呢？就是看這個技術方案和技術效果，一手技術方案，一手技術效果，技術方案相差很大，技術效果相差無幾，有創造性，技術效果相差無幾，技術方案相差很大，也有創造性。

我們創造性的三步法，第一步確定最接近的現有技術。怎么確定，根據解決技術問題、技術效果、技術特征界定，公開的技術特征最多的就是最接近的現有技術。第二步，確定發明的區別技術特征和發明實際解決的技術問題，區別技術特征是增加、減少、替換，不是僅僅的不同，你多了少了，都是。效果的比較，有沒有改善效果，你強度是50，我強度是100，這是改善效果，另外還有實現新效果、克服某種缺陷、效果相當的比較，如果為了實現相當的技術效果，提供不同的技術方案，也依然有創造性。第三步，判斷是否非顯而易見，意思就是說如果我確定了技術特征，我去看了能不能在別的現有技術里面，給出了啟示，把這些區別技術特征應用在最接近的文件里面，結果產生了你的發明創造，如果給出了這個啟示，就叫做沒有創造性，叫做顯而易見，這個是最復雜的。

那么在這里面我們有一個，誰來判斷呢？雖然審查員來審，審查員是以誰的視覺判斷，有一個所屬領域技術人員，這個是虛擬的，他無所不知，申請之前的所有事情他無所不知，但是不具備創造力，我知道，我只是機械，沒有辦法結合，沒有發現性的思維，沒有突破性的思維，這個所屬領域的技術人員，是虛擬人員，在我們國家相當我們本科生，碩士博士都有自己的創造能力了，但是他也不是小學生、也不是農民，也不是下崗工人，更不是院士、博導，很多審查人員審查，審查人員都是碩士、博士，審查的視覺比所屬技術人員高了，他有創造性，你要把他拉回所屬領域的技術人員的視覺看。

突出的實質性特點，技術的起點，確定接近的現有效果，最后判斷是否顯而易見的有益的效果。發明取得有益的技術效果，更好的技術效果，提供一種技術構思不同的技術方案，技術效果和現有相當代表某種技術發展趨勢，雖然審查可能有，但是實踐中不容易應用，很多的時候，一個新的技術出現，你一開始并不知道是哪些技術可能最后會勝出，幾十年前，為了看電視，讓電視更加清晰，有很多技術。盡管某一方面有負面效果，但是其它方面有明顯技術效果，什么意思呢？不能指望一個方面創造什么都好，我對專利的一句話就是只看好的，不看差的，如果你能證明你一個技術在一個點上比別人好，哪怕在其它點上比別人都差，你都有創造性。

這個是實用新型與發明的創造性判斷標準差異，很多人對實用性和發明有誤區，認為實用新型不值錢，保護力度不夠，專利不穩定，侵權賠償數額低，這都是誤區，結合我們講的這個東西，實際對于同樣的發明創造，你同樣申請發明的創造性，假設都授權，實用新型的創造性比發明性還高，更不容易把實用新型專利無效，實用新型是中國非常好的制度，對創造性的要求比較低，別人不容易無效，審查人員對發明專利提無效，可以從其它領域找，對實用新型只能從所屬領域找，同樣的技術，發明地方大，很容易找到，實用新型地方很小，不容易找到。所以實用新型比發明更有利，如果你的發明創造，使用壽命，市場周期在十年以內不如申請實用新型，價值并不比發明低。

我們看一下創造性的答辯思路，我分兩塊，一個縱向、一個橫向，縱向是指我拿到審判通知說沒有創造力，怎么辦？橫向的是講我有哪些突破點，怎么突破。

第一種情況，答復質疑創造性的審查意見的處理步驟：

一是審核審查員引用的對比文件內容是否屬于現有技術。

二是準確理解審查員的意見，審查意見們兩個部分，一個是表格部分，一個是正文部分，表格里面看勾選情況，有三種情況，確定意見，經過修改、經過授權，第二個叫做不確定性意見，能不能授權、是不是駁回不確定，第三種是否定性意見，我們認為你沒有可以授權的實質性內容，你再怎么修改，也不能授權，看到這三個你心里面有一個譜，怎么答，下來是仔細閱讀正文部分，遇到審查意見表述不清楚、理解上不能完全確認的情況下，應該及時和審查員溝通。

三是初步分析、給予申請人盡可能全面的建議，簡要概述審查意見的要點，使申請人準確理解審查員的意見，提供經過專利代理師分析整理后的可行的答辯方案，告知答辯期限。

四是申請人和審查員進行溝通。

五是確定答辯方案，你給了建議以后，到底用那個方案，綜合考慮專利法要求、審查員的審查尺度和申請人需求以及確定修改方案。創造性論述應與權利要求相對應，講創造性講什么，這件專利有創造性講什么，講這個專利保護的技術方案有創造性，這個技術方案對應全要求的。另外盡可能多面多角度的論述創造性，講創造性不害怕啰嗦，講創造性像拔蘿卜，山羊拔沒有拔出來，大象沒有拔出來，最后小老鼠拔出來的，說明你這一句話就把創造性達到了。

另外還有確鑿證明所屬觀點，避免不利證據的使用。

最后就是撰寫意見陳述書，怎么撰寫呢？

1、整體安排，針對不同情況，有不同安排。第一次答辯，按照正常的情況，正面的闡述，三句話去講，先講事情特點，然后講顯著進步，如果已經到第二步，在審查員針對的論點上進行針對性的答辯，沒有必要平鋪直敘。如果有涉及到其它的因素，你可以另起一段去答。

2、創造性的基本模型，怎么論述事情特點，確定現有技術，確定技術特征解決的計數問題，第三判斷是否非顯然意見，這里面我指出來幾點，第一動筆前理清思路，提煉總結出準備闡述的論點，盡量采用帽子身子鞋子的形容方式，講任何一個東西要有論點論證結論。

3、另外論述應該針對審查意見有明確的針對性。

4、合理布局論述中的破與立。

5、合理安排主次先后順序。

6、論述的內容應該有理有據，避免空洞無力。

7、善用小標題，合理分段、重視視覺效果上的邏輯清晰性。

怎么論述發明具有顯著的進步，顯著的進步就是講技術效果，就是我前面講的那四點。對語言表達要注意這幾點：

1、避免過激語言，營造良好的溝通氛圍，客觀論述創造性。

2、句句斟酌，避免對后續程序帶來風險的表述。

3、語言應該精準，避免過多重復啰嗦。

剛才講了步驟怎么做，到底怎么來挖掘論述創造性的突破點。以審查員否定創造性所引用的對比文件內容不屬于現有的技術為突破點。比如說對比文件公開日在申請日請的申請日之后。還有審查人員引用附圖等。

挖掘突破點：

一是技術角度挖掘突破點。有三種方式 ，因為疏忽而找漏區別特征，還有對這一句話理解有誤，還有沒有站在本領技術人員的角度，他站在更高的角度了。

二是技術效果上挖掘突破點，我指出了五種情況，比如說明書沒有說明好處，但是數據可以看到這個好處，依然可以說有這個好處，還有對效果數據挖掘，通過邏輯推導分析，還有依據研發歷程，闡述更優技術效果。

三、專利法的角度挖掘突破點。一是只是關注技術方案的比較，忽略技術效果的比較，技術方案差不多，但是我如果去看技術效果，技術效果相差很大，有創造性。二是只關注技術效果的比較，三是割裂的評價單個區別技術特征，忽略技術特征之間的組合關系。四是只抓住對比文件只言片語，未從現有技術整體理解所給出的技術啟示。五是未以所屬領域的技術人員的視覺判斷非顯然意見性。六是主觀低估發明的創造性，事后諸葛亮，這里面有六種情況，比如技術方案特別簡單的發明創造、技術原理已知的發明創造、經有限的試驗獲得的發明創造、進行常規實驗手段獲得發明創造、基于現有技術本領域技術人員有能力獲得的發明創造、現有技術給出了可能但非必然的預期的發明創造。七是對非顯而易見性的判斷違背專利法設立的宗旨。

發明解決了人們渴望解決但始終未能獲得的發明創造，發明克服了技術偏見、發明取得了預料不到的技術效果、發明在商業上獲得了成功、可用于創造性論述的其它點。還有要看專利的價值怎么樣，市場價值多大，本身跟發明創造沒有關系，如果有了可以講了。

這是專利創造性答辯突破點的思維道路。剛才講那么多，就是這本書，130萬字，我們團隊用7年多時間寫出來的，將近一千頁。9月份剛出版，很多人說老師你把你壓箱底的東西拿出來，這個沒有關系，大家如果通過這本書，把本來應該駁回的結果授權了，本來保護范圍小，結果保護范圍內大了，看我們這本書非常有意義，這本書有非常多的原創。每一個案例都有一個部分叫答辯思路部分。這也是我們的原創。

謝謝大家，時間關系，抱歉，我拖堂了。

（注：本文根據現場速記整理，未經演講嘉賓審閱，僅作為參考資料，請勿轉載！）

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